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如何避免注册商标因打击商标抢注、囤积被“误伤”

近两年,针对商标抢注情况猖獗、商标囤积屡禁不止的现象,国家知识产权局在商标驳回、异议和无效宣告等各个程序都主动审查商标注册主体的商标持有数量,对没有实际使用意图的商标囤积行为加大打击力度,直接援引绝对条款作出商标驳回、不予注册或者无效宣告决定。仅2020年一年,国知局依据《商标法》第四十四条一款予以无效宣告的商标就有2万多件!可以说,国知局的霹雳手段在一定程度上遏制了标抢注和恶意囤积。下面我们先来看一个案例!

帝斯曼及其“DYNEEMA”系列商标

荷兰皇家帝斯曼集团,创立于1902年,是一家在全球范围内活跃于营养、健康和绿色生活领域的科学公司。帝斯曼集团为包括人类营养、动物营养、个人护理与香原料、医疗设备、绿色产品与应用以及新型移动性与连接性提供创新业务解决方案。帝斯曼集团及其关联公司约23,000名员工创造了约100亿欧元的年度净销售额。公司早在1963年开始对华贸易,并于上世纪90年代初在中国建立了首个销售代表处和首个生产场地。帝斯曼集团中国地区总部和研发中心位于上海,目前在中国拥有包括26个生产场地在内的47个分支机构,员工近5,000名,2018年中国销售额约为100亿元人民币。帝斯曼集团在中国的新材料、化妆品、营养品等众多领域都获得了众多奖项和消费者的认可。

帝斯曼知识产权资产有限公司,是荷兰皇家帝斯曼集团知识产权的管理人,配合帝斯曼集团在中国推进各领域业务发展。近年来,帝斯曼知识产权资产有限公司加强了对管理的商标的注册和保护,并根据中国的实际情况围绕公司重要商标注册了一些防御性商标。其中,“DYNEEMA”是帝斯曼集团研发的高强度聚乙烯纤维品牌、在世界范围享有盛誉。帝斯曼知识产权管理有限公司为该品牌注册了对应的中文商标“迪尼玛”和“大力马”,以加强对“DYNEEMA”品牌在中国的保护。因为这三个商标经常成为被抄袭模仿的对象,所以除了纤维制品外,这三个商标在特别容易被抢注的“热门”商品类别,例如服装和箱包也进行了注册。

“大力马”商标无效宣告案

2019年10月,厦门三峰应兵户外用品有限公司对帝斯曼在第18类箱包商品上注册的第5651016号“大力马”商标(“争议商标”)提出了无效宣告申请,主要理由是“大力马”是高强度聚乙烯纤维线的通用名称,争议商标是对公共资源的浪费,且注册在第18类上具有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认。依据的法条是《商标法》第七条、第十条第一款第(7)项、第十一条第一款(1)项和第四十四条第一款。该无效宣告申请没有提交证据材料,尤其对第四十四条第一款仅仅是提及法条、没有任何相关论述。

帝斯曼认为该无效宣告申请明显缺乏依据,并且没有提交任何证据支持。考虑到该无效宣告申请毫无道理可言,所以帝斯曼没有针对该申请进行答辩。

2020年6月,国家知识产权局在审理本案时主动对帝斯曼的商标注册情况进行了审查,发现注册人除争议商标外还申请了其他商标共计1142件,并基于此裁定,“被申请人并未提供争议商标的使用证据,明显缺乏真实使用争议商标的意图。被申请人申请注册大量商标的行为明显超出了正常的生产经营需要,扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序”,因此依照2001年《商标法》第四十一条第一款宣告争议商标无效。

针对该无效宣告裁定,帝斯曼提起行政诉讼,在诉讼中详细介绍了公司情况,同时提交了大量证据证明其绝大部分商标注册完全出于实际使用的需要,仅有少部分防御性商标注册也实属应对商标抢注频发的无奈之举。北京知识产权法院经审理认定,在案证据不能证明帝斯曼申请大量商标属于缺乏真实使用意图的囤积行为,此外,帝斯曼对“大力马”的创意来源和设计理念亦作出了合理说明。因此,2020年11月北知院判决撤销了被诉裁定。近日,国知局也已依据法院判决重新作出裁定,维持争议商标注册。

避免注册商标因打击商标抢注、囤积被“误伤”的建议

在这样的背景下,上述“大力马”无效宣告案提醒善意的商标注册人,特别是在华商标数量较大的外国企业,在面临自己的防御性商标注册被提出异议或无效宣告时一定要积极答辩,陈述理由并提交证据,避免因为信息不对称被“误伤”!

首先,国知局的审查员一般对国内大企业都有所了解,根据企业的规模和发展空间,不会轻易认定国内知名企业是在进行商标囤积。阿里巴巴和腾讯科技等大企业的商标数量都已经超过万件,但国知局并没有对他们的商标适用绝对理由。然而,世界范围内大型跨国企业很多,审查员不可能对这些主体都有所了解。在外国主体不答辩的情况下,审查员很难分辨该主体是颇具实力诚实经营的跨国企业还是某些人为了囤积商标而注册的空壳公司。

其次,很多大型跨国企业都会为管理自己的知识产权事务成立独立的公司,并且在公司名称中经常出现“知识产权资产”“知识产权管理”“品牌管理”等字眼。这些字眼又恰恰是一些专门从事商标囤积活动的空壳公司最喜欢使用的,这就进一步加大了审查员辨析的难度。

再次,一件防御性注册商标归于无效事小,认定企业商标注册行为超出经营需要、扰乱商标管理秩序事大。在目前评审裁定都公开的情况下,如果类似裁定生效,后续任何人针对该主体的任何其他商标注册都可以提出类似的无效宣告申请,并可能得到官方支持。因此,一旦发生此类被“误伤”的情形,行政诉讼将在所难免。

最后,在类似案件中,评审阶段答辩难度小、成本低,一般只要简要说明公司情况和商标申请的目的等,审查员就不会主动适用绝对条款。然而,如因未答辩而收到适用绝对理由的裁定再去起诉,难度和成本将陡然加大,对证据的质量和形式都将有更严格的要求,因而对于商标申请人或者注册人来说就得不偿失了。

我国商标制度的不断进步,商标申请环境不断净化,既需要国家行政部门积极作为,也依赖于善意商标申请人的支持与配合,只有这样才能创造良好的营商环境,为中外企业在中国市场的开拓与发展提供助力。“大力马”商标在无效宣告案中被“误伤”表明,商标注册人在争议案件中积极答辩,为国家知识产权局作出正确决定提供支持,是有效化解纠纷的重要手段。

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